현행 특허법은 여러 개의 발명을 묶어서 하나의 특허출원으로 할 수 있는 경우를 별도로 규정하고 있으며, 무제한적으로 여러 발명을 하나의 출원으로 진행할 수는 없다.

이와 관련된 특허법 제45조를 보면, 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 하여야 하며, 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군(群)의 발명에 대하여는 하나의 특허출원으로 할 수 있다고 규정되어 있으며, 특허법시행령 제6조에 따르면 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 (1) 청구된 발명 간에 기술적 상호 관련성이 있고, (2) 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있어야 하며, 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다고 규정하고 있다.

그렇다면 어떤 경우에 1특허출원으로 가능한지 관련 심사기준을 중심으로 좀 더 구체적으로 살펴보자.

특허법 제45조에서 규정하고 있는「하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 해당되는가의 여부는 특허법시행령 제6조에 따라 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 상응하는「특별한 기술적인 특징」을 포함하고 있어, 각 청구항에 기재된 발명들이 기술적으로 상호 관련성이 있는가에 따라 결정되는데,「특별한 기술적인 특징」은 ‘각 발명에서 전체로 보아 선행기술과 구별되는 개선된 부분’을 의미한다. 즉, 「특별한 기술적인 특징」은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로, 해당 출원 전 공지 등이 된 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징을 말하며, 발명의 전체 내용을 고려한 후 결정되어야 한다.

이런 「특별한 기술적인 특징」은 선행기술에 비해 개선된 부분을 의미하므로 발명의 단일성을 충족하는지 여부의 판단은 선행기술을 고려한 후에 판단하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 발명 A+B와 A+C에 대한 청구항의 경우에 A가 청구항 모두에 공통적으로 포함되어 있으므로 선행기술을 검색하기 전이라면 발명의 단일성이 존재하는 것으로 판단될 수도 있으나, 선행기술을 검색한 결과 A와 관계된 선행기술이 존재하는 것으로 검색되었다면 각 청구항은 선행기술과 구별되는 동일하거나 상응하는 특별한 기술적 특징을 구비하지 못하여 발명의 단일성이 결여되는 것이다.

아울러, 1군의 발명에는 하나의 출원 내에 카테고리가 동일한 여러 개의 독립항을 포함하는 경우도 있고, 하나의 출원 내에 카테고리가 상이한 여러 개의 독립항을 포함하고 있는 경우도 있을 수 있고, 하나의 청구항 내에도 1군의 발명의 범위를 넘는 발명들이 포함되어 단일성이 만족되지 않는 경우가 있을 수 있음을 유념할 필요가 있으며, 무작정 여러 발명을 묶어서 1출원을 진행하는 것보다는 발명의 내용을 파악한 후 1군의 발명에 필요한 요건을 구비하지 못한 경우에는 적절히 분할하여 별개의 출원을 진행함이 바람직할 것이다.

해외의 경우에는 어떨까? 해외 각국도 국내와 유사한 기준으로 1특허출원의 범위를 규정하고 그에 따른 운영이 이루어지고 있는 것으로 판단되나, 미국의 경우는 유독 1특허출원의 범위를 좁게 보는 경향이 있다.

즉, 국내에서 특허를 획득한 후 미국의 포함한 다수 국가에 동일한 발명 내용으로 출원한 경우 다른 국가들은 대부분 국내와 마찬가지로 1특허출원의 범위로 인정하는 경우에도 미국은 다수의 발명 또는 다수의 그룹이 존재하니 이를 한정하거나 분할하라는 행정조치가 내려지는 경우가 많다.

이러한 미국 심사관의 심사대상 한정요구에 대하여 일부 청구항을 한정할 경우 그 이후 절차는 심사대상으로 한정된 청구항에 대하여만 실체 심사가 진행되며, 제외된 나머지 청구항들에 대하여는 실체 심사가 이루어지지 않으며, 이에 대한 심사를 원하면 별도로 분할출원을 하면 되는데, 분할출원은 심사 대상을 한정함과 동시에 진행할 필요는 없고, 1차적으로 가장 중요하다고 생각되는 청구항을 한정하여 실체 심사를 받아본 후 진행해도 늦지 않다.

즉, 미국 심사관의 요구에 따라 심사대상으로 한정된 청구항에 대하여 거절이유가 나올 경우 그 내용을 면밀히 검토한 후 거절이유 극복이 어렵다고 판단되면, 그 때 나머지 청구항에 대하여 분할출원을 하면 된다.

다만 한 가지 유념할 사항은 청구항을 한정하여 심사 절차가 진행되고 있는데, 한정된 청구항만으로는 거절이유 극복이 어렵다고 판단되더라도 이미 심사에서 제외되었던 나머지 청구항 가운데 일부 또는 전부를 다시 추가하여 심사를 속행해 달라고 요구할 수는 없으며(정확히는 말하면, 요구할 수는 있으나 미국 심사관은 당연히 거절할 것이 예상된다는 의미), 이를 원할 경우에는 위에서 언급한 것처럼 나머지 청구항에 대한 분할출원이라는 제도를 활용하여 그 목적을 달성할 수 있을 것이다.

이와 같이 1특허출원의 범위는 국가 별로 상이한 기준이 적용될 수 있다. 이를 염두에 두고 절차 진행 과정에서 전문가와 상담하여 가장 합리적이고 효율적인 방안을 선택하는 것이 바람직하다.