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작성일 : 18-03-07 10:13

의식적 제외 사실에 관하여

글쓴이 : 김일곤

특허청구범위를 해석함에 참작할 것으로서 “의식적 제외 사실”이란 것이 있다. 의식적 제외 사실이란 출원인이 심사과정에서 거절이유를 극복하기 위하여 적극적으로 주장한 사실을 의미하며, 출원인의 이러한 주장이 인정되어 특허등록이 되었다면 추후 이와 모순되는 주장을 할 수 없게 되는데, 영미법에서 발전해온 금반언의 원칙(Estoppel)이 특허법 체계에 적용된 것으로 이해할 수 있다.

이러한 의식적 제외 사실이 존재하는 경우 자기모순 금지의 원칙에 따라 특허청구범위를 해석함에서도 구속력이 인정되어 특허권의 효력이 제한될 수 있다. 따라서 이러한 의식적 제외 사실은 균등론에 따른 특허청구범위의 확장 해석에 제한을 가하는 강력한 수단으로 작용하기도 하는데, 여기서 균등론이란 판례를 통하여 확립된 이론으로서 특허청구범위에 기재된 발명과 일부 구성요소가 상이하더라도 실질적으로 기술적 가치가 균등한 발명은 특허발명의 보호범위에 속한다고 해석하는 이론으로서 특허청구범위 해석의 기본 원칙인 All Elements Rule에 따른 형식적 해석으로 발생하는 불합리를 시정하여 특허권자를 실질적으로 보호하기 위한 것이다.

판례(대법원 2005도4210판결)에 따르면 균등론을 적용하기 위해서는 과제해결 원리의 공통, 치환 가능성, 및 치환 용이성이 인정되어야 함은 물론, 치환된 구성요소가 출원절차를 통하여 의식적으로 제외된 사항이 아니어야 한다는 포대금반언의 원칙을 함께 요구하고 있으며, 의식적으로 제외되었는지 여부를 판단함에서는 명세서뿐만 아니라 출원부터 등록될 때까지 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 제시한 의견 등을 참작하여 판단하여야 한다고 판시하고 있다.

즉 특허권 관련 분쟁이 발생할 경우 특허권자는 자신의 권리를 최대한 확장해석하기 위하여 균등론을 공격 무기의 하나로 활용하는 경우가 많은데, 의식적 제외 사실이 존재할 경우 특허권자의 공격 수단을 약화시키는 요인으로 작용하게 되고 상대방에게는 효과적인 방어의 빌미를 제공하게 된다.

예를 들어, 최초 출원시 특허청구범위가 A,B,C라는 구성요소를 포함하도록 기재되었는데, 심사 과정에서 신규성이나 진보성이 인정되지 않는다는 거절이유 통지에 따라 특허청구범위를 A,B,C,D로 구성되는 것으로 보정을 하면서 새롭게 추가된 D에 대하여 구체적으로 한정하면서 기술적 효과를 적극 주장하여 등록을 받았다면 추후 제3자가 A,B,C만으로 구성된 발명을 실시하거나 A,B,C,E로 구성된 발명을 실시할 경우 균등론을 근거로 특허권 침해를 주장하기가 어렵게 된다. 다시 말하면, 특허출원인이 심사과정에서 제출한 의견서를 통하여 특허청구범위에 기재된 특정 구성요소에 따른 고유한 기술적 효과를 적극 주장한 바 있고, 이와 같은 고유한 기술적 효과가 인정되어 거절이유가 극복되고 특허등록이 되었다면 이와 다른 구성요소는 권리범위에서 의식적으로 제외한 것으로 취급될 가능성이 높다는 것을 의미한다.

다만 여기서 주의할 점은 출원 과정에서 보정을 하였다는 사실만으로 모두 의식적 제외 사실에 해당되는 것은 아니라는 점이다. 왜냐하면, 위의 예시와 같이 특허청구범위에 D를 추가하는 보정을 하면서 D와 관련된 기술적 특징과 함께 특허발명의 다른 기술적 특징들도 함께 주장하여 등록이 된 경우라면 거절이유가 극복된 근거가 D와 관련된 사항이 아닐 수도 있기 때문이다.

따라서 특허권자의 입장에서는 출원 과정에서 보정한 사실이 있다는 이유만으로 지나치게 권리를 소극적으로 행사할 것은 아니며, 회피 설계를 하는 입장에서도 단순히 보정된 내용이라는 이유만으로 의식적 제외 사실에 해당한다고 속단할 것이 아니라 관련 분야의 전문가와 상담하여 불필요한 법적 분쟁을 사전에 방지하는 게 좋다.