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작성일 : 18-11-01 09:25

PCT 국제출원했는데,국내단계 진입할 때를 넘겼다고요?

글쓴이 : 김일곤

특허출원은 출원대상 국가에 따라 국내특허와 국제특허로 구분될 수 있으며, 국제출원을 진행하는 경우에도 해외 각국의 개별국가로 바로 진입하여 출원절차를 진행하는 방법과 PCT(Patent Cooperation Treaty) 출원을 통하여 국제단계를 거친 후 해외 각국의 국내단계로 진입하는 방법으로 구분될 수 있다.

출원인은 어떤 경우에 국제출원을 진행할 것이며, 국제출원을 진행할 때에도 어떠한 방법으로 절차를 밟을 것인지 결정하여야 한다. 국제출원은 일단 절차가 진행되면 상당한 비용이 많이 들어가는 바, 이같은 의사결정이 출원인의 입장에서 간단한 문제는 아니다.

출원인이 국내출원을 하면 출원일로부터 1년 이내에서 우선권주장을 통하여 해외 각국에 국내출원일을 가지고 진입할 수 있다. 이같이 우선권을 주장할 경우 국내출원일과 국제출원일의 차이가 발생하더라도 해외 각국에서 특허요건을 판단할 때에는 국내출원일을 기준으로 삼는다. 따라서, 일단 국내출원을 한 후 1년 정도의 시간을 가지고 국제출원 여부 및 구체적인 방법을 선택할 수 있다.

만약 특정 2-3개 국가에서만 사업을 실시하고 나머지 국가들에 대해서는 사업을 실시할 계획이나 가능성이 전혀 없는 경우라면 특정 국가를 선택하여 바로 진입하는 것이 좋다. 이것이 전체적인 출원비용을 절감하고 해외 각국에서 더욱 빨리 특허권을 획득할 수 있는 방안이다. 해외 사업을 실시할 것은 확실하나 대상 국가를 국내출원일로부터 1년 이내에 확정할 수 없는 경우라면 PCT 출원을 통하여 대상 국가의 선택에 필요한 검토 시간을 좀 더 확보하는 방안을 고민해야 한다.

PCT출원을 한 경우라면 국내출원일(우선일)로부터 20개월 내지 30개월(31개월) 이내에 대상 국가를 최종적으로 선택하여 해당 국가의 국내단계로 진입하면 되며, 그 과정에서 국제조사보고서나 국제예비심사보고서와 같이 국제기관이 수행한 선행기술 조사 및 검토 결과를 받아볼 수도 있다. 다만 해당 국가 진입 이전에 PCT 출원에 따른 국제절차 진행에 필요한 비용이 추가로 소요되고, PCT 체약국이 아닌 국가는 이러한 절차를 활용하여 진입할 수 없다는 한계도 있음을 염두에 두어야 한다.

2018. 9월 기준으로 PCT 국제사무국(WIPO)에서 확인할 수 있는 PCT 체약국을 보면 개략 120개국 이상이며, 대부분의 주요 국가가 포함되어 있으나 주변국 가운데 대만은 제외되어 있다. 대만에서 특허권 획득을 원한다면 PCT 국제출원 절차를 이용하지 말고 국내출원일로부터 1년 이내에 대만에 직접 출원해야 한다.

아울러, 국내단계 진입 시한은 국내출원일(우선일)로부터 30개월인 경우가 대부분이나 반드시 그러한 것은 아니며 호주, 뉴질랜드, 영국, 덴마크, 핀란드, 불가리아, 인도 등과 같이 31개월이 허여된 국가도 있다. 아울러, 룩셈부르크는 국내출원일로부터 19개월 이내에 국제예비심사를 청구한 경우에는 30개월이 허여되나 그렇지 않은 때에는 20개월 이내에 진입해야 ᄒᆞᆫ다. 탄자니아는 이런 기간이 각각 31개월과 21개월로 적용된다. 따라서, 출원인은 진입할 국가를 결정함에 미리 진입시한을 국가별로 확인해야 한다. 또, 진입할 국가 선택이 지연되거나 착오에 의하여 이러한 진입시한을 넘기는 때가 생길 수 있는데, 기간을 넘겼다고 하여 그냥 포기할 것이 아니라 해당 국가별로 예외 규정을 두고 있는 나라도 있기에 이를 확인하고 방향을 정하는 게 좋다.

예를 들어, 국내단계 진입 지연에 따른 가산금을 납부할 경우 캐나다에서는 국내출원일(우선일)로부터 42개월, 중국은 32개월, 필리핀은 31개월, 터키는 33개월이 적용될 수 있으며, 싱가폴은 48개월까지도 연장할 수 있다. 따라서, 진입시기를 넘겼기에 안 될 것이라는 막연한 생각만으로 절차 진행을 미리 포기할 것이 아니다. 가능한 빨리 전문가와 상의하여 진입할 수 있는 방안이 있는지 여부를 파악하고 신속한 후속 조치를 통하여 특허권을 확보할 기회를 상실하지 않도록 하여야 한다.