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작성일 : 18-03-07 10:15

명세서의 배경기술은 공지된 기술인가?

글쓴이 : 김일곤

특허출원이나 실용신안등록출원을 하기 위해서는 반드시 명세서를 작성해야 되는데, 이런 명세서에는 배경기술을 기재해야 한다.

이같이 명세서에 기재된 배경기술은 그 동안 특허청 심사심판 실무뿐만 아니라 대법원 판례 등을 통하여 해당 발명이나 고안의 출원일 이전에 공지된 기술로 취급되어 왔는데 이와 관련된 종래의 대법원 판례의 요지를 살펴보면,
⌜,,,, 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것,,,⌟(대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결[등록무효(실)] )

라고 판시하고 있는데 여기서 제5조 제1항 각호에 열거한 고안들이란 공지된 고안들을 의미한다. 따라서, 명세서에 기재된 배경기술은 특별한 사정이 없는 한 공지된 기술로 간주되었고 공지되지 않았다고 주장하는 측에서 입증책임을 부담해야만 했는데, 출원인만 알고 있는 기술들도 종래기술에 기재되는 경우가 종종 있다는 점을 고려할 때 이러한 판례는 문제가 있다는 지적이 일각에서 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 대하여 최근 대법원 판례는 종래의 판례를 폐기하였는데, 그 내용을 살펴보면,
⌜특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.,,,,,⌟(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결[등록무효(실)] )
라고 판결하여 종래기술의 기재사실만으로 공지기술로 볼 것은 아니라고 정리한 것이다.

아울러, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정하도록 하였는데, 이러한 추정도 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명 또는 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 공지된 것으로 오해하고 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우에는 이러한 추정이 번복될 수 있을 것이다.

이와 같이 배경기술의 기재와 관련된 판례가 다시 정립되었는바, 명세서에 기재된 배경기술을 무효심판의 근거자료로 활용할 경우에는 단순히 배경기술에 기재사실만으로 해당 발명의 출원 때 공지된 기술로 취급되지는 않는다는 사실을 염두에 두고 구체적인 전략을 구상해야 한다.