사업을 하다보면 예기치 못하게 경쟁업체로부터 특허권 침해 중지를 요구하는 경고장을 받는 경우가 있다.
경고장에는 특허발명의 내용을 확인할 수 있는 특허공보 및 현재 등록특허의 법적인 상태가 기재된 등록원부가 첨부되는 것이 일반적이며, 침해 행위의 개요 설명과 함께 침해 행위의 중지, 침해 행위로 인하여 제조된 물품의 폐기, 재발 방지 대책, 주요 일간지 사과문 게재, 적절한 피해보상 등의 내용이 포함된다.
이런 경고장은 본격적인 법적 절차에 앞선 사전적 조치로서 특허권 침해에 대한 상대방의 고의성을 입증하는 유력한 증거자료가 될 수 있고, 경고장 발송만으로 분쟁을 조기에 해결할 수도 있다는 긍정적인 측면이 있다. 그 반면, 침해 여부에 대한 충분한 사전 검토 없이 무분별하게 남발할 경우 상대방에게 예측하지 못한 손해를 끼침은 물론 산업계의 건전할 발전을 저해한다는 부정적인 효과도 유발할 수 있다.
따라서, 경고장을 보내기에 앞서 특허발명의 보호범위에 대한 해석을 바탕으로 상대방이 현재 실시하고 있는 행위(제품의 제조나 판매 등)를 면밀히 검토하여 침해 가능성 여부를 확인해야 할 것이나, 일부 특허권자들은 특허발명의 보호범위를 지나치게 확장해석함으로써 불필요한 경고장을 남발하는 경우가 있다.
이와 같이 경고장을 남발할 때에는 이에 상응하여 형법이나 부정경쟁방지법에 의한 형사처벌의 대상이 될 수도 있고, 설령 형사 처벌의 대상이 되지 않는 경우에도 민사상 손해배상책임이 부과될 수 있는데, 이와 관련된 특허법원 판례(2017나2417)를 살펴보면,
『,,,,,,원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산 판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧 바로 위 인정사실에서 본 바와 같이 피고 및 피고 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들(이하 ‘이 사건 불법행위’라 한다)은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다. (중략) 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명통고서와 같은 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 신중할 것이 요구된다. 또한, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매 광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다. (중략) 원고는 피고 제품이 원고 등의 등록디자인의 보호범위에 속하는지에 대하여 특허심판원과 특허법원의 판단이 달랐으며, ‘원고가 피고 및 피고의 거래처에 내용증명통고서를 발송하여 피고의 업무를 방해하였다’는 내용의 범죄사실에 대하여 혐의없음 처분을 받았다는 사정을 들고 있으나, 앞서 인정한 사정들에 비추어 보면 그러한 사정만으로 원고의 손해배상책임이 조각된다고 보기 어렵다. (후략)』 와 같이 판시하고 있는데, 이러한 판례의 입장을 참작할 때, 사전 검토 없이 경고장을 함부로 남발할 것이 아니라 침해 여부를 면밀히 검토하는 과정이 선행되어야 하며, 특히 당사자인 상대방뿐만 아니라 상대방의 거래처에도 경고장을 보내는 경우는 더욱 세심하게 주의해야 한다.
따라서, 특허권자의 입장에서는 무작정 침해를 주장하는 경고장을 보내는 것보다는 사전에 전문가와 함께 특허청구범위의 적절한 해석을 통하여 침해 여부를 꼼꼭히 검토하고 경고장 발송을 포함한 권리행사 여부를 신중히 결정해야 한다.