특허법에서 규정하고 있는 무효심판은 등록된 특허발명에 무효사유가 있을 때 이를 심판으로 정리할 수 있는 제도인데, 이 무효심판은 누구나 청구할 수 있는 것이 아니라, 이해관계인이나 심사관만 청구할 수 있다.

여기서 이해관계인이란 당해 특허발명이 존재함으로써 법률상 어떤 불이익을 받거나 받을 염려가 있는 사람으로서 그 특허발명의 소멸 여부에 직접적이고 현실적인 이해관계를 가진 사람을 의미한다. 통상적으로 특허발명의 제품과 동일하거나 유사한 물품을 생산 또는 판매하는 사람(동종업자), 특허권자로부터 특허권 침해를 이유로 경고를 받은 사람 등이 포함될 수 있으며, 이해관계가 있는 지를 판단하는 시점은 심결할 때이다. 따라서, 심판을 청구할 때 이해관계가 인정되지 않은 경우라도 심결할 때에 이해관계가 있으면 적법한 심판청구로 인정될 수 있고, 반면에 심판청구할 때에는 이해관계가 인정되었으나 심판청구 후 심결할 때 이해관계가 없어지는 경우에는 부적법한 심판청구로서 심결각하된다.

이렇게 이해관계의 인정 여부와 관련하여 실시권자(전용 또는 통상)의 경우 논란의 소지가 있었다. 실시권자의 경우 이해관계가 없다는 주장에 따르면 그 이유를 신의칙 또는 금반언의 법칙에 두고 있다. 미국의 경우 실시권자가 당해 특허의 유효성을 다툼은 금반언의 법칙에 반하여 허용되지 않는다는 것이 판례를 통하여 확립된 원칙이었으나 1969년 Lear Inc. vs. Adkins 사건의 판결에서 그 원칙을 취소하고 특허로서 보호받을 수 없는 기술은 일반의 공유재산이며, 실시권자는 당해 특허발명의 유효성을 다툴 충분한 경제적 이해관계가 있으므로 실시권자의 심판청구를 인정하지 않을 경우 일반 대중은 부당권리에 대하여 댓가를 지급해야 하는 불합리한 결과가 초래한다는 이유를 들어 실시권자의 청구인 적격을 인정하였다.

우리나라의 경우 전용실시권자의 청구인 적격을 부정한 바 있으며(대법원 81.7.28. 80후77특허무효), 통상실시권자의 경우 청구인 적격을 인정한 사례(대법원 84.5.29. 82후30 특허무효)와 부정한 사례(대법원 83.12.27. 82후58 실용무효)가 있었으며, 이에 대하여 학설이 나누어져 있었다. 최근 대법원 판례(대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 [등록무효(특)] )를 보면,

『,,,, 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. .... 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이런 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정하지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다. 이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.,,』라고 판시하여 실시권자의 청구인 적격을 인정하였다.

생각건대, 별도의 특약이 없는 한 실시권자라는 이유만으로 무효심판의 적격을 부정할 것이 아니라 최근 판례의 판시 내용과 같이 무효여부를 다툴 수 있는 기회를 부여함이 타당할 것이다.