특허발명은 등록을 받은 특허권자뿐만 아니라 특허권자의 허락을 받은 실시권자도 허락된 범위 내에서 특허발명을 실시할 수 있다.

현행 특허법은 실시권에 대한 규정을 두고 있는데, 특허권자는 자유롭게 제3자에게 자신의 특허발명을 실시하도록 허락할 수 있으며, 이렇게 허락을 받은 실시권자는 일반적으로 실시료(로얄티)를 특허권자에게 지불하게 되고, 특허권자는 이러한 실시료 수입을 통하여 특허발명에 관한 사업을 실시하지 않더라도 일정한 이익을 창출할 수 있다.

그렇다면 특허권자는 실시료를 얼마 정도 받을 수 있을까? 물론 이에 대한 정답은 없으며 계약 당사자 사이의 협의에 따라 다양한 방식으로 결정될 수 있다. 특허제품의 매출액에 비례하여 일정 비율로 받는 경우도 있고, 매출액에 상관없이 확정 금액을 받는 경우도 있을 것인데, 특허청의 ‘지식재산 분쟁 현황 조사 연구-국내 특허 라이선스 실태조사’보고서)한국지식재산연구원 수행-2017년 12월)에는 산업분류별 실시료율 평균이 제시되어 있는데 이런 요율에 구속될 필요는 없으나 실시료율을 정할 때 참조할 수 있다.

아울러, 특허법에 따르면 전용실시권과 통상실시권에 관한 규정이 별도로 구비되어 있는 바, 실시권 계약을 체결할 경우 특허권자와 실시권자는 우선 어떤 종류의 실시권을 허락할 것인지 결정할 필요가 있다. 특히 전용실시권을 허락할 경우에는 특허권자 자신도 별도의 특약(또는 전용실시권자의 허락)이 없는 한 자신의 특허발명을 실시하지 못하게 된다는 사실과 또 다른 제3자에게 실시권을 추가로 허락할 수도 없다는 사실을 좀심해야 한다.

이렇게 실시권을 허락할 대 특허권자가 1인이라면 아무 문제가 없으나 특허권자가 2인 이상인 경우에는 반드시 공동 권리자 전원의 동의가 있어야만 가능하며 공동 권리자 일부의 허락을 받지 않은 상태에서 특허발명을 실시할 경우 침해가 성립됨을 잊지 말아야 한다.

또한, 실시권은 지역이나 기간을 한정하여 허락할 수도 있는데, 예를 들어 대한민국 전 지역이 아니라 서울 경기 지역 또는 강원도와 같이 특정 지역을 한정하여 실시권을 허락할 수도 있고, 계약 기간도 1년, 2년, 또는 3년과 같이 특정 기간만 실시권을 허락할 수도 있다.

특히 주의할 사항은 지역이나 기간뿐만 아니라 특허발명의 실시 내용도 구체적으로 한정할 수 있다. 특허발명의 실시 형태에 대하여는 특허법 제2조에 별도로 규정되어 있는 바와 같이 특허발명이 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하는 행위 등이 포함되고, 방법의 발명인 경우에는 방법을 사용하는 행위, 물건을 생산하는 방법의 경우에는 그 방법을 사용하거나 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하는 행위 등이 포함될 수 있다.

따라서, 물건의 발명인 경우 특허발명의 생산 및 사용에 대하여만 실시권을 허락한 경우 그 물건을 판매하고 싶어도 양도 행위가 실시권 허락 범위에 포함되지 않아 추후 법적 분쟁이 발생될 수 있음을 유념해야 한다. 실시권 설정할 때 실시 내용을 구체적으로 한정할 경우 그 내용이 무엇을 의미하는지 구체적으로 검토하고 확인해야 한다. 계약을 체결하기 전 관련 분야 전문가의 조언을 구하는 것도 한 가지 방안이 될 것이다.

아울러 계약 시 반드시 잊지 말아야 할 것은 실시권 허락 기간 동안 특허권이 소멸되지 않고 유지되도록 할 의무를 누가 부담하는지를 명확하게 정해 놓는 것이다. 이는 단순히 특허권 유지를 위한 연차료 납부 의무자만을 정하는 것이 아니라 특허권에 대한 심판이나 소송이 제기될 경우 이러한 비용을 누가 부담할 것인가를 정하는 문제이므로 신중히 결정하여야 한다. 소송비용이 경우에 따라서는 실시료에 육박하거나 그 이상이 될 수도 있기 때문이다.

이와 같이 특허발명을 자신이 직접 실시하지 않더라도 실시권 허락을 통하여 수익 창출할 수 있다. 따라서 새로운 기술을 발명한 경우 당장 사업화 계획이 없다는 이유만으로 특허출원을 포기할 것이 아니라 추후 적정 금액으로 제3자에게 실시권을 허락하거나 특허권 자체를 양도할 수도 있으므로 특허출원 비용과 추후 실시권 허락이나 특허권 양도의 대가로 받을 수 있을 것으로 예상되는 금액을 비교하여 출원 여부를 결정하는 것이 더욱더 현명한 판단이다.