사업체를 운영하는 과정에서 현재 실시하고 있는 기술이 이미 해당 분야의 동종업체들에게 알려져 있고, 일부 개선한 사항이 있더라도 그 내용이 경미하다고 판단되어 별도의 특허출원을 하지 않는 경우가 있을 것이다.

이와 같이 현재 실시하고 있는 기술에 대하여 그 누구도 특허출원을 하지 않는다면 아무런 문제가 발생되지 않을 것이나, 경쟁업체 가운데 누군가가 이러한 내용을 바탕으로 특허등록을 받고 동종업체에 대하여 권리행사를 한다면 심각한 문제에 봉착할 수 있다.

이러한 경쟁업체의 예기치 않은 공격을 받을 경우 1차적으로 무효심판을 청구하여 등록된 특허를 소멸시키는 방안을 고려해 볼 수 있는데, 무효심판을 청구할만한 결정적인 증거자료 확보가 쉽지 않은 경우도 있다는 것을 유념할 필요가 있다. 왜냐하면, 종전까지 아무도 관심을 가지지 않아 공개시점을 객관적으로 증명할만한 서류가 거의 존재하지 않을 가능성이 있고, 시공방법에 관한 발명의 경우 시공현장에 일반인의 접근이 허용되지 않는 경우도 많기 때문이다.

이와 같이 무효심판의 결과를 장담할 수 없고 자신이 실시하고 있는 기술이 경쟁업체의 특허발명 내용과 동일성이 인정되는 상황이라면, 특허법 제103조에서 규정하고 있는 선사용권이 있는지를 검토해야 한다.

특허법 제103조에는 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다고 규정되어 있다.

이러한 선사용에 의한 통상실시권이 존재하기 위해서는 다음과 같은 3가지 요건을 만족해야한다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

⓵ 특허출원 시에 사업실시나 준비를 하고 있을 것:

여기서 사업실시란 특허발명의 실시를 의미하는 것으로서 이와 같은 사업실시는 출원 당시에 하고 있으면 충분하고 그 이후에 사업실시나 준비를 일시 중단한 경우에도 인정된다. 사업의 준비는 사업을 개시하기 위한 예비적 행위로서 객관적으로 인정되어야 한다.

⓶ 사업의 실시나 준비가 선의일 것:

여기서 선의란 특허출원에 관한 발명의 내용을 모르고 스스로 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득(知得)하여 사업의 실시나 준비를 한 경우로서, 발명을 전득(轉得)한 자로부터 지득(知得)한 경우(공지기술)도 포함되는 것으로 해석된다.

⓷ 그 실시나 준비가 국내에서 이루어질 것:

발명의 실시사업이나 준비는 국내에서 이루어져야만 하면 국외에서만 이루어진 경우는 제외된다.

선사용에 의한 통상실시권은 법정 요건만 충족하면 즉시 효력이 발생하며 별도로 등록하지 않더라도 그 후에 특허권을 취득한 특허권자에 대하여도 효력이 있는 바, 경쟁업체의 예기치 못한 공격을 효과적으로 방어할 수 있는 수단이 될 수 있는데, 결국 입증책임은 선사용에 의한 통상실시권을 주장하는 측에서 부담해야 된다는 사실을 유념할 필요가 있으며, 특허출원 당시 이미 사업실시나 준비를 하고 있었음을 객관적으로 입증할 수 있는 자료(예를 들어 관공서에 제출하는 각종 서류) 확보 여부가 승패를 가르게 될 것이다.

만약, 무효심판을 청구할만한 자료나 선사용권의 존재를 증명할 자료가 없다면 차선책으로 현재 실시하고 있는 기술의 일부 내용을 변경하는 회피설계가 필요하며, 회피설계가 이루어질 경우 장래 발생할 분쟁을 미연에 방지한다는 차원에서 소극적 권리범위 확인심판을 통하여 확정된 심결이나 판결을 받아놓는 방안도 고려해 볼 수 있다.