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작성일 : 18-02-28 15:56

식별력없는 상표

글쓴이 : 엄일상

상표와 관련하여 자주 받는 질문 중 하나가 “이 상표가 등록이 될까요?”이다. 그러나 이러한 질문에는 “글쎄요. 해봐야 알겠지요”라고 대답하는 경우가 많다. 물론 등록 가능성이 낮은 출원은 피해서 불필요한 비용을 줄이려는 출원인들의 심정이야 이해하지만, 명확한 답을 드릴 수 없는 경우가 많아 어려움을 겪고 있다.

출원하는 상표가 등록될 수 있는지 예측하기는 어렵지만, 명백히 등록이 안되는 상표가 있다. 여기에는 출원 상표 자체가 식별력이 없는 경우와, 다른 상표(또는 다른 사람)와 관계로 인해 등록 받을 수 없는 경우가 이에 해당된다.

상표 자체가 식별력이 없는 경우는 상표법 제33조제1항(2016.2.29. 법률 제14033호 개정되기 전, 구 상표법 제6조제1항)에 규정되어 있다. 구체적으로는 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단한 상표, 기타 식별력 없는 상표 등이 있다.

⑴ 보통명칭의 상표란 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표를 말한다. 보통명칭인지 여부는 지정상품을 고려해서 판단해야 한다. 예를 들어, “TOMATO”라는 상표를 "토마토‘’를 지정상품으로 해서 출원하면, 보통명칭이 되어 등록 받을 수 없다. 그러나, “TOMATO”라는 상표를 ‘의류’를 지정상품으로 해서 출원하면 보통명칭이 아니므로, 등록 받을 수 있다.

⑵ 관용표장의 상표란 동종업자들 사이에서 그 상품 자체를 가리키는 용어를 상표로 한 것이다. 예를 들어 지정상품이 ‘구중청량제’인 경우에 “인단", 지정상품이 '직물'인 경우 ”TEX"라는 상표는 관용표장의 상표가 될 수 있다.

⑶ 기술적 상표란 상품의 산지•품질•원재료•효능•용도•수량•형상•가격•생산방법•가공방법•사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표를 말한다. 기술적 표장이 상품의 특징을 잘 나타내기 때문에 통상적으로 상표 출원인들이 선호하는 상표이다.

기술적 표장인지 여부도 지정상품을 고려해서 판단해야 한다. 예를 들어 “하이런닝"이라는 상표는 ‘런닝셔츠’를 지정상품으로 한 경우에는 기술적 표장이 될 수 있지만, ‘신발’을 지정상품으로 한 경우에는 기술적 표장이라고 보기 어렵다.

판례는 기술적 표장이 되기 위해서는 일반 수요자가 그 상표를 보고 직감할 수 있어야 하며, 사전을 찾아보거나 심사숙고해야 그 뜻을 알 수 있는 경우에는 기술적 표장이 아니라고 판단하고 있다. 따라서 일반 수요자가 알 수 없는 외국어의 경우 기술적 표장이 아닌 것으로 보고 있다.

⑷ 현저한 지리적 명칭은 일반 수요자에게 지리적 감각을 전달할 수 있는 상표를 말한다. 즉 국가명, 국내의 특별시, 광역시 또는 도의 명칭, 특별시․광역시․도의 시․군․구의 명칭, 저명한 외국의 수도명, 대도시명, 주 또는 이에 상당하는 행정구역의 명칭 및 현저하게 알려진 국내외의 고적지, 관광지, 번화가 등의 명칭 등과 이들의 약칭을 의미한다.
판례는 ‘관광음식점업’을 지정서비스업으로 하여 출원한 “"라는 상표에 대해서, VENEZIA는 이탈리아의 관광도시이자 공업항구의 명칭으로서 영어로는 베니스(Venice)라고 하며, 이 도시는 또한 "물의 도시"라고 불리우는 아름다운 수상도시일 뿐만 아니라 베네치아는 로마, 피렌체와 더불어 이탈리아의 중요한 관광지로 잘 알려져 있으므로, 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당된다고 판단(2003후1178판결)하였다.

⑸ 흔한 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록 받을 수 없다. 예를 들어 “강씨”, “조씨”, “윤씨”, “장씨”, “임씨”라는 상표는 흔한 성인 경우에 해당되어 등록 받을 수 없다.

⑹ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 등록 받을 수 없다. 예를 들어 “OMEGA(Ω)”, “ALPHA(α)”, “Beta(β)”, “E PRINT”, “22+35”, “345”, “Three Four Five” 등과 같은 상표가 있다. 다만, “A&Z”, “One and Two” 와 같이 「&」로 결합시킨 경우에는 간단하고 흔히 있는 표장으로 보지 아니한다.

⑺ 기타 식별력 없는 상표로서 외관상, 사회통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우로는 “http://”, “www”, 다수인이 현실적으로 사용하고 있어서 식별력이 없는 것으로 통신과 관련하여 “CYBER, NET, COM, TEL”, 정보자료제공과 관련하여 “NEWS, DATA”, 금융과 관련하여 “CASH, CARD, PASS”, 장소와 관련하여 “LAND, MART, CLUB, PLAZA, WORLD, OUTLET, DEPOT, 마을, 마당, 촌, BANK, VILLAGE, HOUSE, CITY, TOWN, PARK, 나라” 등이 있다.

그럼 상표법 제33조제1항(구 상표법 제6조제1항)에 규정된 식별력 없는 상표는 무조건 등록이 되지 않는 것일까요? 꼭 그런 것은 아니다.

그 예외로 제33조제2항에 규정된 사용에 의해 식별력을 취득한 경우이다. 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단한 상표, 기타 식별력 없는 상표의 경우라도 출원 전에 사용한 결과 일반수요자들에게 특정인의 상표로 현저하게 인식이 된 경우라면 등록 받을 수 있다. 예를 들면 부동산중개업에 “부동산뱅크”(99허5715판결), 과자에 “새우깡”(90후38판결), 화학조미료에 “맛나”(91후103판결), 치킨식당체인점에 “치킨매니아”(2013원5363)등이 사용에 의해 식별력을 취득한 경우이다.

다른 경우는 식별력 없는 상표가 도안화 된 경우이다. 도안화 된 경우 일반 수요자가 도안으로 인식하기 때문에 식별력을 인정할 수 있다는 취지이다. 기술적 문자상표가 도형화(도안화)되어 있어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 등록을 허용해주고 있다.
예를 들어 ‘음악이 녹음된 디스크’를 지정상품으로 한 “”라는 상표에 대해서, 영어단어 "ORIGINAL＋Jazz＋CLASSIC"의 구성 중 필기체로 표기된 "Jazz"부분의 도안화 정도가 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도하여 일반인의 특별한 주의를 끌 정도이므로 출원상표는 전체적으로 '지정상품의 품질·효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 단정할 수 없다고 하여 등록 받을 수 있다는 것이 판례(2000후2569 판결)의 입장이다.

또 다른 경우는 식별력 있는 부분과 결합된 경우이다. 예를 들어 ‘토마토’를 지정상품으로 해서 “가야금 TOMATO”라는 상표를 출원한 경우, 지정상품과 관련해서 "TOMATO"는 식별력이 없는 부분이지만 “가아금”은 식별력이 있으므로, 등록가능성이 높다고 할 수 있다. 주의할 것은 식별력 없는 상표끼리 결합한 경우에는 등록받을 수 없다.

상표의 등록 가능성을 높이기 위해서는 위에서 설명한 식별력 없는 상표를 가급적 피하는 것이 좋다. 그러나 부득이하게 식별력 없는 상표를 사용하고자 한다면, 도안화하거나 다른 식별력 있는 부분과 결합시키는 방법을 권한다.

성창소식지 2017년 1월호에 실린 글입니다.