특허상담을 하다보면 직무발명의 보상범위와 관련하여 사용자나 발명자(종업원)들이 서로에 대하여 불만을 가지고 있고, 심지어 법적분쟁으로 이어지는 경우가 있다. 이같은 현상은 어느 한쪽의 욕심이 지나치거나 불합리한 행위에 기인한 경우도 있으나, 해당 법규정을 제대로 이해하지 못한 오해에서 비롯된 경우도 있다. 법규정을 이해해야 할 필요가 있다.

"직무발명"이란 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하는데, 종래에는 직무발명과 관련된 내용들이 특허법에 포함되어 있었으나 현재는 발명진흥법에 규정되어 있다.

이러한 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받으면 사용자는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다. 또한 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 승계하거나 전용실시권 설정이 가능한데, 종업원이 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

아울러, 현행 발명진흥법에 따르면, 사용자는 특허권의 승계에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원에게 문서로 알려야 하며, 사용자는 이러한 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원과 협의하여야 하며, 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원의 과반수의 동의를 받아야 하며, 사용자는 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 하는 것으로 규정되어 있다.(발명진흥법 제15조 참조)

이와 같이 정당한 보상에 관한 규정이 있으나 산업현장에서는 정당한 보상 여부를 두고 사용자와 종업원 사이의 갈등이 원만히 해소되지 못하고 법적 공방으로 이어지는 경우가 종종 발생하고 있는데, 보상액을 결정함에 고려해야 할 직무발명으로 사용자가 얻을 이익과 직무발명의 완성에 사용자 및 종업원이 기여한 정도에 대한 서로의 생각이 다른 것이 이러한 갈등과 분쟁을 유발하는 중요한 요인으로 분석되고 있다.

이러한 직무발명의 보상액에 관한 판례인 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결[직무발명보상금청구의소]를 보면 정당한 보상액을 결정함에 고려할 사항들이 제시되어 있어 참고할 만하다.

해당 판례에 따르면, 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에서 고려해야 될 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 직무발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도에 대하여 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 여기서 말하는 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다고 판시하고 있다.

아울러 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다고 판시한다.

그리고 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있는 경우에도 직무발명보상금의 지급을 일방적으로 거부할 수 없다는 견해를 밝히면서, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이라고 판시하면서 다만 이러한 무효사유가 존재함을 사용자와 경쟁관계에 있는 제3자도 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우라면 직무발명보상금의 지급을 거절할 수 있는 것으로 정리하고 있다.

따라서, 보상액을 결정함에서 사용자나 종업원 양측은 각자의 생각만 고집할 것이 아니라 이러한 판례의 태도를 참조하고 상대방의 입장도 함께 고려함으로써 불필요한 갈등과 분쟁을 미연에 방지함이 바람직할 것이고, 사용자가 직무발명을 승계하지 않았거나 전용실시권을 별도로 설정하지 않았다면, 보상금청구권이 발생하지 않는다는 점도 기억해야 한다. 이런 경우에는 특허권은 발명자인 종업원에게 귀속되나 사용자는 무상(無償)의 통상실시권을 가지고 자유롭게 해당 발명의 실시가 가능하게 되고, 특허권자인 발명자도 해당 발명의 실시가 가능하고, 특허권을 제3자에게 양도할 수도 있는데, 제3자에게 양도할 경우 제3자도 해당 발명의 자유 실시가 가능하게 된다.

즉, 사용자는 통상실시권자로서 해당 발명을 실시하는 것이고, 종업원이나 제3자는 특허권자로서 해당 발명을 실시하는 것으로서 각자 자유 실시가 가능하고 해당 발명의 실시에 따른 이익을 배분할 의무도 없다는 점을 유념하여 불필요한 갈등이나 분쟁을 미리 막자.