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작성일 : 18-03-07 10:26

제조방법이 기재된 물건발명의 해석

글쓴이 : 김일곤

특허법 제2조 제3호를 보면 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, 및 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있으며 이러한 발명의 구분에 따라 특허청구범위를 기재하는데, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서도 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 함)의 해석이 문제될 수 있다. 관련 판례를 살펴보자.

제조방법이 기재된 물건발명의 해석과 관련된 판례는 2010년 이전 판례와 그 이후의 판례로 나누어지는데 먼저 2010년 이전에 선고된 판례들을 보면 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다고 판시하였다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 [등록무효(특)] 참조).

이러한 종래의 판례에 따른다면 시트벨트장치용 결합금구라는 물건발명에 대한 특허청구범위에 ‘버링공정에 의해 제작되는 시트벨트장치용 결합금구’ 또는 ‘스태핑공정에 의해 제작되는 시트벨트장치용 결합금구’와 같은 형식으로 제조방법이 특정되어 함께 기재되어 있더라도 시트벨트장치용 결합금구와 같은 물건발명은 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 보고 각 제조방법 자체는 고려하지 않고 그 방법에 의하여 제작된 물건만을 기준으로 선행기술들과 대비하여 진보성 판단을 하게 된다. 즉, 제조방법은 특허청구범위에 기재되어 있어도 고려하지 않은 채 오직 물건의 구성만을 대비 판단한다는 것인데, 출원인 스스로 특허청구범위에 구체적으로 특정한 제조방법을 고려하지 않는다는 문제점이 지적되어 왔다.

이런 문제점 지적이 반영된 최근 판례가 있는데, 이를 살펴본다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 [등록무효(특)] 참조).

『,,,,,,특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다.,,,,,』

즉, 제조방법이 기재된 물건발명의 경우에도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 사정을 고려할 필요 없이 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 선행기술과 대비하여 신규성이나 진보성 유무를 판단해야 된다는 취지인데, 특허청구범위에는 발명의 필수 구성요소를 기재한다는 점을 고려할 때 타당한 판결로 여긴다. 출원인의 입장에서는 특허발명의 권리범위 해석에도 이러한 관점이 적용될 것임을 염두에 두고 특허청구범위를 기재하는 게 좋다.