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작성일 : 18-04-03 14:24

권리범위확인심판 알아두기

글쓴이 : 김일곤

권리범위확인심판이란 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판 절차를 말한다.

이런 권리범위확인심판에는 특허권자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판과 제3자가 청구하는 소극적 권리범위확인심판이 있는데, 적극적인 권리범위확인심판은 특허권자가 제3자가 실시하는 발명(확인대상발명)이 특허발명의 보호범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 것이고, 소극적 권리범위확인심판은 제3자가 자기가 실시하는 발명 또는 실시하고자 하는 발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 취지의 심결을 구하는 것이다.

이런 권리범위확인심판을 청구하거나 상대방의 청구에 적절히 대응하기 위해서 다음과 같은 내용을 알아두어야 한다.

첫째, 권리범위확인심판은 누구나 청구할 수 있는 것이 아니라 특허권자(전용실시권자 포함)나 이해관계인만 청구할 수 있다. 여기서 이해관계란 특허권자와 동종업종에 종사하거나 특허권자로부터 특허권 침해를 이유로 경고를 받거나 후일 권리의 대항을 받을 염려가 있는 경우 등에 성립할 수 있다. 따라서 심판을 청구하기 전 미리 이해관계가 성립하는지 여부를 파악하여 이해관계가 인정되지 않는다는 이유로 심결이 각하되는 사태를 방지해야 한다.

둘째, 무효심판과는 달리 권리범위확인심판은 소멸된 특허권을 상대로 청구할 수 없으며, 심판을 청구할 때 권리가 존속하였으나 심판의 계속 중 권리가 소멸한 경우에는 각하된다.

셋째, 확인대상발명을 특허발명과 대비될 수 있도록 구체적으로 특정해야 하는데, 조성물 발명의 경우 각 구성요소의 혼합비율을 특정 수치로 한정할 필요는 없고, 특정 범위로 한정할 수도 있다. 예를 들어, 물 20-30중량부, 에탄올 40-50중량부, 글리세린 20 내지 30중량부를 포함하는 혼합물과 같이 해당 범위 내에서 다양한 실시가 가능하도록 확인대상발명을 특정할 수도 있으며, 물 25중량부, 에탄올 45중량부, 글리세인 25중량부와 같은 특정 수치로만 한정할 필요는 없다.

넷째, 확인대상발명도 특허를 받은 발명이 될 수 있다. 등록받은 특허발명 상호간에도 이용관계가 성립할 수 있기 때문에 권리범위확인심판을 통한 확인의 이익이 충분하고 법적인 문제도 없다. 이런 경우 확인대상발명을 특정함에 등록받은 청구항에 기재된 내용과 일치하도록 기재하여 심판을 청구하면 된다.

다섯째, 소극적 권리범위확인심판은 현재 실시하고 있지 않으나 장래 실시 예정인 발명도 확인대상발명으로 특정하여 심판을 청구할 수 있는데, 실시 예정인 발명의 경우 확인의 이익이 없다는 이유로 각하되는 경우도 있다. 이와 관련된 판례(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결)를 보면 『,,, 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.,,,』판시하는데, 청구인이 실시하고 있는 발명이라는 취지로 심판을 청구하였더라도 실시 여부가 불명확한 경우 해당 심판원은 당사자에게 실시 여부를 소명하라고 요구할 수 있으며(직권탐지주의), 소명이 부족한 경우에는 심판청구의 이익이 없다는 이유로 심결각하할 수 있다. 다만 이런 경우는 판례에서도 명시한 바와 같이 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부에 대하여 아무런 다툼이 없는 경우로 한정되며, 현재 실시하고 있다는 사실이 소명된 경우에는 상대방이 다투지 않는 경우에도 심리가 이루어지고 청구의 취지처럼 권리범위에 속하지 않는다는 심결(피청구인이 패한 경우)이 나오더라도 심판비용을 피청구인이 부담하지 않는다는 사실도 알아두자.