게시판 그룹 > 논단 > 침해소송과 연관된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익

작성일 : 18-05-02 12:04

침해소송과 연관된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익

글쓴이 : 김일곤

특허권 침해가 발생하면 특허권자는 특허심판원의 심결이나 특허법원의 판결을 구할 수 있는데, 이러한 절차와 상관없이 일반 민사법원에 특허권 침해에 관한 민사소송을 직접 제기할 수도 있다.

이와 같이 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라 함)을 특허권자가 제기할 때, 상대방은 침해소송에 적극 대응할 수 있음은 물론 권리범위확인심판 중 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 실시하고 있는 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 심결을 구할 수도 있다. 물론 특허권자도 자기 주장을 뒷받침하도록 침해소송을 먼저 제기한 후 적극적 권리범위확인심판을 더 청구할 수 있다.

이 경우 이미 소가 제기되어 계속 중인 침해소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있는 경우에 이와 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정되는지 여부가 문제될 수 있다.

이에 대하여 특허법원은 원고가 제기한 침해소송의 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전에 피고가 청구한 소극적 권리범위확인심판에 대하여 청구요건을 판단하면서 확인의 소에서의 확인의 이익에 관한 법리를 참고하여, 관련 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허발명의 권리범위를 확정할 수 있음에도 별도로 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 소송경제에 비추어 유효·적절한 수단이라고 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당한다는 이유 등을 들어 이 사건은 심판청구의 이익을 인정하기 어렵다고 판단하였다.(특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결)

그러나 대법원은 이런 원심판결(특허법원의 판결)이 부당하다는 이유로 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송하였는데, 대법원 판결의 요지를 살펴본다.(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결)

『 ,,,,,, 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다. 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다. 이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다. 원심의 판단은 권리범위확인심판에서의 심판청구의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.,,,,,』

대법원의 판례를 보면, 권리범위확인심판 제도는 그 나름의 고유한 기능이 있는 바 이를 존중하고 존치시킬 필요가 있으며 단순히 소송경제만을 고려할 것은 아니라는 취지로 판결한 것으로 이해한다. 필자도 대법원 판례의 태도가 타당하다고 생각하낟. 침해소송 계속 중이라도 필요에 따라 권리범위확인심판 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있다.