게시판 그룹 > 논단 > 결합발명의 진보성 판단

작성일 : 18-09-03 09:43

결합발명의 진보성 판단

글쓴이 : 김일곤

심사 실무상 결합발명이라 함은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 말하는데, 출원되는 발명 가운데 많은 경우가 이러한 결합발명에 속한다고 볼 수 있다. 이런 결합발명의 진보성 판단에 대하여 살펴보자.

특허출원 뒤 심사과정에서 특허청에서 발송되는 심사관의 의견제출통지서를 보면 출원발명의 진보성을 부정하는 근거로 다수의 선행기술이 인용되는 경우를 흔히 본다. 이와 같이 다수의 선행기술이 인용되는 출원발명들은 대부분 결합발명에 해당된다고 본다.

즉, 출원발명을 이루는 구성요소 전체가 어느 하나의 선행기술로부터 도출될 수 없고 다수의 선행기술 각각에 기재된 기술적 특징을 적절히 선택하여 결합해야만 출원발명의 구성요소 전체가 도출될 수 있는 경우인데, 이러한 결합발명에 대한 진보성 판단을 위하여 다수의 선행기술이 인용되는 것이다.

그렇다면 이런 결합발명의 진보성 판단은 어떻게 하는 것이 바람직할 것인가에 대한 의문이 생길 수 있다. 이와 관련된 판례들을 살펴보자.

『청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 하는바, 결합발명의 진보성을 판단함에 서 청구항에 기재된 발명의 구성요소 각각이 공지 또는 인용발명으로부터 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정해서는 안 된다.』[대법원 2006후2097 판결]
『즉, 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합발명의 진보성 여부를 판단함에서 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.』[대법원 2005후3277 판결]
『결합발명의 진보성은 2이상의 선행기술을 상호 결합시켜서 판단할 수 있으나, 그 결합은 당해 발명의 출원시에 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 한한다. 이 때 결합할 수 있는 선행기술의 개수에 특별한 제한은 없다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단한다. 다만, 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 결합발명의 진보성을 부정할 수 있다.』[대법원 2005후3284 판결]

즉, 판례에 따르면, 결합발명의 진보성 판단시 각각의 구성요소를 분해한 후 각 구성요소들의 공지 여부만을 따져서는 안 되고, 다수의 선행기술을 결합하여 결합발명의 진보성을 부정할 수 있으나 여러 선행기술들을 인용하여 결합발명의 진보성을 판단함에서는 그 인용되는 기술을 결합하면 당해 결합발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 참작하여 판단한다는 원칙을 제시하고 있다.

다시 말하면, 출원발명의 진보성 판단시 사후적 고찰이 금지되는 바, 출원발명의 진보성을 판단함에서 선행기술의 기재 및 그 당시 주지관용 기술들을 참작하여 출원발명의 내용을 도출하는 것이 용이한지 여부를 따져야 할 것인데, 선행기술에 기재된 내용들을 적절히 취사선택하여 결합하더라도 출원발명의 내용이 그대로 도출되지 않고 적절한 설계변경이 추가되어야만 한다면 그 진보성을 부정할 것은 아니다. 아울러, 결합되는 선행기술의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결여되는 경우가 될 가능성이 높아진다는 사실도 유념할 필요가 있으며 결합을 위해 서로 관련지을 만한 합리적 근거가 있는지 여부도 고려할 필요가 있다.