작성일 : 20-07-01 16:23
특허발명의 설정등록과 공지시점 - 김일곤 변리사
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,206  

<특허발명의 설정등록과 공지시점>

최근까지 특허청의 입장은 특허결정을 받은 후 등록료를 납부하면, 납부한 날에 그 특허발명이 공지된 것으로 보고 이를 선행기술자료로 활용하여 이와 동일하거나 유사한 특허출원에 대한 진보성을 부정해 왔다. 그러나 최근 특허법원은 이와 다른 판시를 한 바, 이를 살펴본다.

설정등록의 공지(공개) 시점에 관한 최근 판례(특허법원 2020. 2. 14. 선고 20194833 판결)를 보면,

,,,,,() 이 사건 출원발명 및 선행발명 1의 출원 및 등록 당시 시행되던 구 특허법 제216조 제1항은 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다.”라고 하고, 2항은 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다.”라고 규정하고 있을 뿐, 구 특허법 시행령이나 시행규칙에는 등록공고되지 아니한 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사를 제한하는 별도의 규정이 없고, 단지 시행규칙 제120조에서 구 특허법 제216조에 따른 자료열람복사신청의 절차를 규정하고 있을 뿐이어서, 구 특허법에 따라 설정등록된 특허는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있고, 다만 설정등록되지 아니한 출원에 관한 서류 등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로, 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 한다(대법원 2009. 12. 24. 선고 200972056 판결 주7) 참조).

() 한편 특허권의 설정등록이란 특허출원에 대한 심사관의 특허결정 후 특허료의 납부 또는 면제 시에 특허청장이 직권으로 특허청에 비치된 특허원부에 소정의 사항을 기재하는 절차를 말한다. 그러나 다음과 같은 이유로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없다.

구 특허법 제87조 제2항은 특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.’고 규정하고 있고, 구 특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제1호는 특허권의 설정등록은 특허청장이 직권으로 하여야 한다고 규정하고 있으며, 구 특허권 등의 등록령 시행규칙 제27조는 특허권 설정등록방법을 구체적으로 규정하고 있을 뿐, 구 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때(등록료 납부서가 접수되거나, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때, 이하 같다) 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 설정등록일로 의제하는 규정이 없고, 단지 구 특허권 등의 등록령 제28조 제2항은 직권에 의한 등록은 등록의 원인이 생긴 순서에 따른다.”라고 하고, 3항은 2항에도 불구하고 특허권 설정등록은 등록료를 납부(등록료 일부를 납부하지 아니한 경우를 포함한다)한 납부서가 접수된 순서에 따른다. 다만 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우에는 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 순서에 따라 등록하여야 한다.”라고 규정하고 있을 뿐이다.

구 특허법 제81조의2 1항은 특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조 제3항 또는 제81조 제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(보전)을 명하여야 한다.”라고 하고, 81조의2 2항은 1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.”라고 하며, 87조 제2항 제3호는 특허청장은 제81조의2 2항에 따라 특허료를 보전하였을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.”라고 규정하고 있는바, 이에 의하면 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 구 특허법 소정의 특허료가 완납되었는지 여부를 사후적으로 확인하여(이는 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 소정의 특허료 전부를 냈을 때에도 마찬가지이다), 만일 구 특허법 소정의 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전을 명하여야 하는 등 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료 완납 여부를 판단하는 절차가 반드시 필요하다.

그러므로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점 또는 그 특허료 수납정보가 특허청에 도달하는 시점과 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1소정의 특허료를 완납하였음이 최종적으로 확인되어 특허청장에게 특허권 설정등록 의무가 발생하는 시점 사이에는 필연적으로 시간적 간격이 발생할 수밖에 없는 바, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점에 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 설정등록일로 의제하는 규정이 없다.

더욱이 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1소정의 특허료를 납부하였다고 하더라도 특허권 설정등록이 되기 전까지는 그 출원발명은 공개된 것이 아니어서 비밀상태를 유지하고 있어야 하므로 열람 등이 허용되지 않는 바, 앞서 본 바와 같이 구 특허법 제216조도 공중에 대한 열람제공의무시기, 열람·복사신청을 허가하지 않을 수 있는 종기를 특허권 설정등록일로 명시적으로 규정하고 있다.

한편 피고는, 특허료 수납정보가 특허청에 도달한 시점이 아니라 특허등록원부 생성시점을 특허권 설정등록일로 보게 되면, 특허청 내부의 행정 지연 등으로 인하여 특허등록원부의 생성이 지연되는 경우에 특허권의 효력 발생이 지연되어 특허권자가 피해를 보게 되는 문제가 있으므로 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점을 특허권의 설정등록일로 보아야 한다는 취지로 주장하나, 구 특허법 제87조 제1항은 특허권은 설정등록에 의해 발생한다.”라고 규정하고 있고, 구 특허법 제88조 제1항은 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.”라고 규정하고 있는바, 이에 의하면, 특허권은 그 실질적 요건인 권리를 부여한다는 취지의 특허결정과 형식적 요건인 설정등록을 구비함으로써 비로소 권리가 될 수 있는데, 특허권 설정등록은 단순한 권리발생의 확인행위가 아니라 권리부여행위의 일부로 해석하여야 하는 점특허제도는 영업비밀 보호제도와는 달리 창작한 기술적 사상의 내용과 이러한 기술 내용에 대하여 보호하고자 하는 권리범위를 명세서에 의해 공중에게 명확히 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 부여하는 제도인 점, 특허권이 설정등록에 의해 발생하는 것(구 특허법 제87조 제1)과 대응하여 그 기술 내용과 권리범위 역시 원칙적으로 특허청장의 설정등록에 의해 설정등록일에 공중에게 공개되는 점 등을 고려하면...

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